Exercise of economic intellectual property rights to wellknown trademarks. ; Осуществление имущественных прав интеллектуаль- ной собственности на хорошо известные торговые марки ; ЗДІЙСНЕННЯ МАЙНОВИХ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА ДОБРЕ ВІДОМІ ТОРГОВЕЛЬНІ МАРКИ

Abstract

The exercise of intellectual property rights is the realization bythe subject of intellectual property rights of moral and / or economic intellectual propertyrights, the content of which in relation to certain objects of intellectual propertyrights is determined by the Civil Code of Ukraine and other laws. The exercise of intellectualproperty rights is also the realization of economic intellectual propertyrights by other persons on the basis of the permission of the person who has the rightto allow the use of such object of intellectual property rights.The Law «On Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine ConcerningStrengthening the Protection and Protection of Rights to Trademarks and IndustrialDesigns and Counteraction to Patent Trolling» (which entered into force on August16, 2020) has аmended the Law of Ukraine «On Protection of Rights to Marks forGoods and Services» (hereinafter — the Law). The amendments have removed theprovision that a well-known trademark receives the same legal protection as thetrademark for which the certificate is issued. Such changes have created a gap in thelegislation in part of defining what does the exercising of intellectual property rightsto well-known trademarks include.In this connection the following questions arise: (1) can the right to use a wellknownmark (as well as the mark for which the certificate is issued) be the subject ofa license agreement, a commercial concession agreement; (2) whether it is possible tocontribute economic intellectual property rights to a well-known trademark to the authorizedcapital of a legal entity; (3) whether it is possible to transfer such rights onthe basis of an agreement on the transfer of economic intellectual property rights or to provide as collateral. We believe that these issues should be addressed through theadoption of appropriate amendments to Art. 25 of the Law.In our opinion, the right to use a well-known trademark may be the subject of licenseagreements and commercial concession agreements. According to the currentlegislation of Ukraine, it is impossible to transfer economic intellectual propertyrights to a well-known mark to another person.It is expedient to make changes to Art. 25 of the Law, which would provide necessityof creation and functioning of the State register of Ukraine of well-knowntrade marks.The introduction of the proposed amendments to the legislation of Ukraine in thefield of economic intellectual property will help to improve the relevant legal relationsrelated to the exercise of property rights to well-known trademarks.Key words: trademark, well-known trademark, economic intellectual propertyrights, exercise of economic intellectual property rights, assignment (transfer) of economicrights of intellectual property ; Ключові слова: торговельна марка, добре відома торговельна марка, майнові праваінтелектуальної власності, здійснення майнових прав інтелектуальної власності,передання (відчуження) майнових прав інтелектуальної власності Стаття присвячена аналізу законодавчих актів України, згідно з якими регулю-ються відносини щодо здійснення майнових прав інтелектуальної власності на добревідомі торговельні марки. Підготовлено рекомендації з удосконалення законодавстваУкраїни, зокрема запропоновано внести уточнення до законів України у сфері інте-лектуальної власності, якими, у тому числі, відокремити захист майнових прав наоб'єкти права інтелектуальної власності від здійснення майнових прав інтелектуаль-ної власності. Запропоновано авторське визначення терміну «здійснення майновихправ інтелектуальної власності». Аргументовано доцільність створення Державногореєстру України добре відомих торговельних марок, а також визначення в законі чіт-кого переліку правомочностей осіб, торговельні марки яких визнані добре відомими. Посилання 1. База даних «Відомості про добре відомі знаки в Україні». URL: https://base.uipv.org/searchBul/search.php?dbname=certwkm. (дата звернення: 23.11.2020 р.). 2. Кот О. О. Здійснення та захист суб'єктивних цивільних прав: проблеми теорії та судової практики : монографія / О. О. Кот. Київ : Алерта. 2017. С. 492. 3. Гражданский кодекс Украины : комментарий. Т. 1. Издание второе. Харьков : ООО Одиссей. 2004. С. 832. 4. Гражданское право : в 4 т. Том І. Общая часть. Учебник / под ред. Е. А. Суханова. Москва : Волтерс Клувер. 2005. С. 720. 5. Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків від 14 квітня 1891 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_134#Text (дата звернення: 23.11.2020 р.). 6. Марченко В. Здійснення суб'єктивних цивільних прав: нотаріальний аспект. Підприємництво, господарство і право. 2020. № 6. С. 44−49. 7. Осокина Г. Л. К вопросу о соотношении субъективного гражданского права и правомочия на его защиту (на примере субъективного права собственности). Вестник Том. гос. ун-та. 2012. № 360. 8. Про авторське право і суміжні права : Закон України від 23.12.1993 р. № 3792-XII. Відомості Верховної Ради України. 1994. № 13. Ст. 64. 9. Про авторське право і суміжні права : проєкт Закону України. URL: https://me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=cf7b9e32-1995-4b66-995a-4ab3dcac1a8f&title=ProktZakonuUkrainiproAvtorskePravoISumizhniPrava. (дата звернення: 23.11.2020 р.). 10. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення охорони і захисту прав на торговельні марки і промислові зразки та боротьби з патентними зловживаннями : Закон України від 21 липня 2020 року № 815-IX. Голос України. 2020. №№ 145−146. 11. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення охорони і захисту прав на торговельні марки і промислові зразки та боротьби з патентним тролінгом : проєкт закону від 11.10.2019 № 2258. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67063. (дата звернення: 23.11.2020 р.). 12. Про затвердження Інструкції про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстрів відомостей про передачу права власності на знак для товарів і послуг та видачу ліцензії на використання знака (міжнародного знака) для товарів і послуг : наказ Міністерства освіти і науки України від 3 серпня 2001 № 576. Офіційний вісник України. 2001. № 34. Ст. 1615. 13. Про охорону прав на винаходи та корисні моделі : Закон України від 15 грудня 1993 року № 3687-XII. Відомості Верховної Ради України. 1994. № 7. Ст. 32. 14. Про охорону прав на компонування напівпровідникових виробів : Закон України від 5 листопада 1997 року № 621/97-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1998 р. № 8. Ст. 28. 15. Про охорону прав на знаки для товарів і послуг : Закон України від 15.12.1993 р. № 3689-XII. Відомості Верховної Ради України. 1994. № 7. Ст. 36. 16. Про охорону прав на промислові зразки : Закон України від 15 грудня 1993 року № 3688-XII. Відомості Верховної Ради України. 1994. № 7. Ст. 34. 17. Про охорону прав на сорти рослин : Закон України від 21 квітня 1993 року № 3116-XII. Відомості Верховної Ради України. 1993. № 21. Ст. 218. 18. Про правову охорону географічних зазначень: Закон України від 16 червня 1999 року № 752-XIV. Відомості Верховної Ради України. 1999. № 32. Ст. 267. 19. Протокол до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків, прийнятий в Мадриді 28 червня 1989 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_583#o69 (дата звернення: 22.11.2020 р.). 20. Резніченко Л. В. Право на захист як складова суб'єктивного цивільного права споживача освітніх послуг. Форум права. 2016. № 2. С. 162–167. 21. Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності від 15.04.1994. Офіційний вісник України. 2010. № 84. Ст. 2989. 22. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року № 435-IV. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 40. Ст. 356. ================================= 1. Baza danykh «Vidomosti pro dobre vidomi znaky v Ukraini». URL: https://base.uipv.org/searchBul/search.php?dbname=certwkm. (data zvernennia: 23.11.2020 r.). 2. Kot O. O. Zdiisnennia ta zakhyst sub'iektyvnykh tsyvilnykh prav: problemy teorii ta sudovoi praktyky : monohrafiia / O. O. Kot. Kyiv : Alerta. 2017. S. 492. 3. Hrazhdanskyi kodeks Ukraynы : kommentaryi. T. 1. Yzdanye vtoroe. Kharkov : OOO Odyssei. 2004. S. 832. 4. Hrazhdanskoe pravo : v 4 t. Tom I. Obshchaia chast. Uchebnyk / pod red. E. A. Sukhanova. Moskva : Volters Kluver. 2005. S. 720. 5. Madrydska uhoda pro mizhnarodnu reiestratsiiu znakiv vid 14 kvitnia 1891 r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_134#Text (data zvernennia: 23.11.2020 r.). 6. Marchenko V. Zdiisnennia subiektyvnykh tsyvilnykh prav: notarialnyi aspekt. Pidpryiemnytstvo, hospodarstvo i pravo. 2020. № 6. S. 44−49. 7. Osokyna H. L. K voprosu o sootnoshenyy subъektyvnoho hrazhdanskoho prava y pravomochyia na eho zashchytu (na prymere subъektyvnoho prava sobstvennosty). Vestnyk Tom. hos. un-ta. 2012. № 360. 8. Pro avtorske pravo i sumizhni prava : Zakon Ukrainy vid 23.12.1993 r. № 3792-XII. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 1994. № 13. St. 64. 9. Pro avtorske pravo i sumizhni prava : proiekt Zakonu Ukrainy. URL: https://me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=cf7b9e32-1995-4b66-995a-4ab3dcac1a8f&title=ProktZakonuUkrainiproAvtorskePravoISumizhniPrava. (data zvernennia: 23.11.2020 r.). 10. Pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo posylennia okhorony i zakhystu prav na torhovelni marky i promyslovi zrazky ta borotby z patentnymy zlovzhyvanniamy : Zakon Ukrainy vid 21 lypnia 2020 roku № 815-IX. Holos Ukrainy. 2020. №№ 145−146. 11. Pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo posylennia okhorony i zakhystu prav na torhovelni marky i promyslovi zrazky ta borotby z patentnym trolinhom : proiekt zakonu vid 11.10.2019 № 2258. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67063. (data zvernennia: 23.11.2020 r.). 12. Pro zatverdzhennia Instruktsii pro podannia, rozghliad, publikatsiiu ta vnesennia do reiestriv vidomostei pro peredachu prava vlasnosti na znak dlia tovariv i posluh ta vydachu litsenzii na vykorystannia znaka (mizhnarodnoho znaka) dlia tovariv i posluh : nakaz Ministerstva osvity i nauky Ukrainy vid 3 serpnia 2001 № 576. Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. 2001. № 34. St. 1615. 13. Pro okhoronu prav na vynakhody ta korysni modeli : Zakon Ukrainy vid 15 hrudnia 1993 roku № 3687-XII. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 1994. № 7. St. 32. 14. Pro okhoronu prav na komponuvannia napivprovidnykovykh vyrobiv : Zakon Ukrainy vid 5 lystopada 1997 roku № 621/97-VR. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 1998 r. № 8. St. 28. 15. Pro okhoronu prav na znaky dlia tovariv i posluh : Zakon Ukrainy vid 15.12.1993 r. № 3689-XII. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 1994. № 7. St. 36. 16. Pro okhoronu prav na promyslovi zrazky : Zakon Ukrainy vid 15 hrudnia 1993 roku № 3688-XII. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 1994. № 7. St. 34. 17. Pro okhoronu prav na sorty roslyn : Zakon Ukrainy vid 21 kvitnia 1993 roku № 3116-XII. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 1993. № 21. St. 218. 18. Pro pravovu okhoronu heohrafichnykh zaznachen: Zakon Ukrainy vid 16 chervnia 1999 roku № 752-XIV. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 1999. № 32. St. 267. 19. Protokol do Madrydskoi uhody pro mizhnarodnu reiestratsiiu znakiv, pryiniatyi v Madrydi 28 chervnia 1989 r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_583#o69 (data zvernennia: 22.11.2020 r.). 20. Reznichenko L. V. Pravo na zakhyst yak skladova subiektyvnoho tsyvilnoho prava spozhyvacha osvitnikh posluh. Forum prava. 2016. № 2. S. 162–167. 21. Uhoda pro torhovelni aspekty prav intelektualnoi vlasnosti vid 15.04.1994. Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. 2010. № 84. St. 2989. 22. Tsyvilnyi kodeks Ukrainy vid 16 sichnia 2003 roku № 435-IV. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 2003. № 40. St. 356.